Оскільки нематеріальні активи відіграють все більш важливу роль у всіх сферах бізнесу, їх перевірка має велике значення. В даному випадку поговоримо про due diligence прав інтелектуальної власності (далі – ІВ), який може бути також частиною загального юридичного аудиту.
Процедура due diligence (дью-ділідженс) прав ІВ – це процедура з комплексу заходів, яка проводиться для всебічної перевірки законності і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту і формування об’єктивного уявлення про об’єкти права ІВ.
Такі заходи включають в себе оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об’єктів ІВ, законність оформлення прав, правильність оформлення договорів щодо розпорядження майновими правами ІВ і перевірку на відсутність обтяжень.
Необхідність в таких послугах, перш-за все, може виникнути в інвестора або покупця, а також компаній, бізнес яких тісно пов’язаний зі створенням і використанням об’єктів права ІВ. Такі об’єкти інтелектуальної власності, як знаки для товарів і послуг, програмне забезпечення використовуються практично кожною компанією, незалежно від сфери діяльності.
У чому ж особливість due diligence прав ІВ?
Він включає детальну перевірку, яка дає можливість не тільки оцінити законність отримання прав ІВ на вже наявні об’єкти, але і проаналізувати бізнес-процеси, що склалися в компанії, які пов’язані зі створенням об’єктів ІВ і їх оформленням, отримати рекомендації щодо їх вдосконалення.
Такий вид due diligence включає наступні етапи:
- Визначення вичерпного переліку об’єктів ІВ, власником яких є компанія;
- Перевірка реєстраційних документів на об’єкти ІВ, в тому числі на знаки для товарів і послуг, які використовує компанія;
- Визначення переліку об’єктів ІВ, придбані або які використовуються на підставі договорів, аналіз таких договорів;
- Визначення переліку зареєстрованих об’єктів авторського права і необхідність їх реєстрації;
- Виявлення і виправлення неточностей в процесі отримання об’єктів права ІВ, зокрема, перевірка фактичного використання знаків і прав на їх використання;
- Перевірка наявних документів, на підставі яких передаються авторські права, підготовка висновків і плану подальших дій щодо забезпечення процесу передачі авторських прав;
- Виявлення судових спорів і претензій про порушення прав інтелектуальної власності;
- Підготовка звіту з висновками і рекомендаціями.
Це лише приблизна послідовність перевірки прав ІВ. Залежно від мети і поставлених питань, процедура може відрізнятися як кількістю етапів, так і їх змістом.
Для того, щоб розуміти і замовнику послуг due diligence прав інтелектуальної власності, і виконавцю, яким буде обсяг роботи, що потім може вплинути на вартість таких послуг, фахівці повинні мати інформацію про те, які види діяльності здійснює компанія, які об’єкти ІВ використовує в своїй діяльності, для якої мети проводиться перевірка тощо.
Due diligence включає:
– патенти і свідоцтва на об’єкти ІВ, що підтверджують реєстрацію таких об’єктів;
– заявки на реєстрацію об’єктів права ІВ;
– договори, на підставі яких отримувалися права на об’єкти ІВ;
– договори, що стосуються обтяження прав на об’єкти ІВ;
– інші договори, які можуть стосуватися об’єктів права ІВ;
– локальні нормативні акти підприємства, які можуть стосуватися об’єктів права ІВ;
– судові документи, які можуть стосуватися об’єктів права ІВ (зокрема, судові рішення, ухвали про забезпечення позову, ухвали про затвердження мирових угод, судові виконавчі документи);
– документи, що підтверджують включення об’єктів права інтелектуальної власності у різні реєстри (зокрема, в митний)
– документи, що підтверджують використання об’єктів права ІВ;
– документи з проведення оцінки об’єктів права ІВ;
– перелік програмного забезпечення та визначення належних документів, на підставі яких воно використовується належить компанії;
– інші документи, серед яких службова переписка, описи об’єктів права ІВ, листування з патентними відомствами щодо зазначених об’єктів і патентними повіреними, фото- і / або відеофіксація використання об’єктів ІВ тощо.
Що стосується суб’єктів процедури due diligence, то перевірка може бути проведена як самим інвестором (покупцем), так із залученням консультантів і експертів. Однак, команда обов’язково повинна включати юридичний персонал, в неї також можуть входити інші фахівці. Успішне проведення процедури залежить від чіткої і злагодженої роботи всіх учасників такої процедури.
За результатами процедури due diligence, як правило, складається звіт про стан об’єктів ІВ і прав на них. Крім того, звіт може містити рекомендації для компанії-власника ІВ, наприклад, вдосконалення договорів на розпорядження майновими правами на об’єкти ІВ, визначення переліку умов, які повинна виконати компанія-продавець, якщо хоче, щоб договір був підписаний.
ВИСНОВКИ:
Отже, своєчасний і ефективний аналіз об’єктів ІВ дозволяє уникнути ризиків і сприяє захисту інтересів сторін при укладанні угод. Для компанії-продавця (власника об’єктів ІВ) – це отримання високої ціни договору, а для компанії покупця – отримання компанії з об’єктами ІВ у належному стані і з необхідним і достатнім обсягом прав на них.
Компанія Olans Group вже тривалий час працює з об’єктами ІВ та оформленням прав на них, тому може і знає, як зробити так, щоб в інвесторів не виникало питань щодо законності прав на об’єкти ІВ.